Pas på den kinesiske varemærkejungle
Kina er med ca. 1 mio. årlige varemærkeregistreringer verdens største marked for varemærker. Alligevel er det de færreste danske virksomheder, der registrerer deres varemærker i Kina, og hvis de gør, er det oftest for sent. Kina opererer nemlig med et ”first-to-file”-system, hvor det handler om at være hurtigst ved havelågen.
Først til mølle
”First-to-file”-systemet indebærer groft sagt, at den, der først ansøger om en varemærkeregistrering, får eneretten og kan forbyde andre at bruge varemærket. I de fleste lande – herunder Danmark – er det den reelle brug og ikke ansøgningstidspunktet, der er afgørende. Har man for eksempel et logo, som ikke er varemærkeregistreret, kan man sagtens få eneretten til logoet. Man skal bare kunne bevise, at man var den første, der brugte det. Ansøgningstidspunktet er derfor ikke altafgørende i Danmark.
Sådan fungerer det ikke i Kina – langt fra, faktisk. Her er det et kapløb om at være den første til at indlevere ansøgningen. Mange kinesiske varemærkepirater er eksperter i at forudse, hvornår et udenlandsk varemærke er relevant at registrere i Kina. Så snart piraterne fornemmer, at der er et marked for et nyt produkt i Kina, ansøger de om en varemærkeregistrering. Når den udenlandske virksomhed efterfølgende forsøger at registrere sit varemærke, får virksomheden sig en meget ubehagelig overraskelse.
En ubehagelig oplevelse hos Tesla Motors
Et eksempel på en virksomhed, som har oplevet ikke at kunne registrere sit navn og logo i Kina, er Tesla Motors. Da Tesla ønskede at varemærkeregistrere deres navn og logo, opdagede virksomheden, at en kinesisk forretningsmand allerede havde registreret begge mærker. Den kinesiske forretningsmand brugte Tesla Motors navn og logo til at sælge sine egne biler i Kina.
Tesla forsøgte at overbevise de kinesiske domstole om, at registreringen skulle annulleres som følge af ond tro hos den kinesiske ansøger. Men for at kunne det, skulle Tesla bevise, at de var et velkendt mærke i Kina, og at den kinesiske forretningsmand alene havde foretaget registreringen for at kunne kræve penge fra Tesla. På trods af, at den kinesiske forretningsmand havde lavet samme forretningsnummer tre gange tidligere med andre mærker, så det ikke ud til, at Tesla ville vinde sagen. Virksomheden indgik derfor forlig.
Svært at annullere varemærker i Kina
Som eksemplet fra Tesla Motors illustrerer, kan et kinesisk varemærke som udgangspunkt kun annulleres, hvis det oprindelige varemærke kan betegnes som velkendt i Kina. Problemet er dog, at de kinesiske domstole og myndigheder har skrappe beviskrav. Derfor er det meget vanskeligt at bevise, at virksomheder reelt er velkendt i Kina.
Får en virksomhed undtagelsesvist overbevist den kinesiske domstol eller myndighederne om, at det oprindelige varemærke er velkendt, er glæden oftest kort. Der er nemlig tale om en konkret vurdering fra sag til sag. Har en virksomhed bevist, at virksomheden har et velkendt varemærke i sag A, skal virksomheden også bevise det igen i sag B. Hertil er der ingen garanti for, at den kinesiske domstol vil komme frem til samme resultat i sag B, som de gjorde i sag A.
Valget mellem pest eller kolera
Lykkes det ikke at få de kinesiske domstole overbevist, er der kun to muligheder tilbage. Enten accepterer man, at det ikke er muligt at anvende sit varemærke, eller også indgår man en aftale med varemærkepiraten om licensering eller køb af varemærket. Sidstnævnte er selvfølgelig frustrerende, da man så reelt betaler for at bruge sit eget varemærke.
Hvis domstolene ikke vil annullere det kinesiske varemærke, er der ikke noget at gøre. I sådan en situation er det dog vigtigt at sørge for, at man får indgået en ordentlig aftale med varemærkepiraten. For eksempel har Amerikanske Apple tidligere brændt fingrene, da de forsøgte at købe varemærkerettighederne til navnet ”iPad”. Navnet var blevet registreret af en kinesisk elektronikproducent, og Apple betalte et stort beløb for at få de internationale rettigheder til navnet overdraget.
Dog var rettighederne til at bruge navnet i Kina allerede solgt til en anden virksomhed, og Appel kunne derfor ikke bruge navnet alligevel. Apple anlagde derfor sag ved de kinesiske domstole, men fik ikke medhold. Apple har appelleret afgørelsen og afventer svar, men hele sagen kunne angiveligt have været undgået, hvis Apple havde undersøgt rettighederne bedre, før de købte dem.
Varemærke på kinesisk
Ud over udfordringerne i selve systemet, kan det kinesiske sprog også sætte en stopper for udenlandske virksomheders varemærkedrømme. Størstedelen af de kinesiske forbrugere forstår ikke vores latinske bogstaver. Vil du gerne frem på det kinesiske marked, er det derfor nødvendigt at finde på et kinesisk navn.
Mange varemærker kan dog ikke oversættes til kinesisk, og derfor er det en god idé at finde på et nyt varemærke, som minder om det oprindelige. Varemærket Nestlé er eksempelvis oversat til Que Chao, som betyder ”Svalerede”. Det leder tankerne hen på Nestlés logo med fuglereden. Men holder du ikke tungen lige i munden, kan det dog nemt gå galt. Fastfoodkæden KFC forsøgte for eksempel at oversætte deres slogan ”Finger lickin’ good”, men frasen kunne ikke oversættes direkte. Det endte i stedet ud med sloganet ”Eat Your Fingers Off” til stor underholdning for de kinesiske forbrugere.
Behovet for en kinesisk oversættelse åbner også op for varemærkepirater. Findes der ikke en kinesisk oversættelse af et varemærke, finder piraterne på én og registrerer denne. Herefter har piraterne eneretten til det pågældende ord. Begynder piraterne at sælge lignende produkter under det kinesiske navn, kan det få store konsekvenser for den udenlandske virksomhed, da de kinesiske forbrugere som hovedregel vil vælge det kinesisk-klingende produkt frem for det udenlandske.
Dette var tilfældet for franske Hermes, hvis kinesiske oversættelse ”Ai Ma Shi” blev registreret af en herretøjsbutik. Hermes forsøgte at få varemærket annulleret, men domstolene fandt ikke, at Hermes var velkendt i Kina på tidspunktet for registreringen. Herretøjsbutikken fik derfor lov til at fortsætte brugen af navnet.
Værd at overveje
Det kinesiske varemærkesystem er en jungle, og de indfødte kender de bedste smutveje. Piraterne er skruppelløse, når de først lugter penge, og de kinesiske domstole er ikke til megen hjælp, hvis sagerne brænder på.
Alle eksportvirksomheder bør derfor fastlægge en strategi for at beskytte deres varemærker, uanset om de er aktive på det kinesiske marked eller ej. Det er ganske enkelt langt billigere at forebygge, frem for at helbrede problemer med utilstrækkelig beskyttelse i Kina.
Af Martin Hjelm Kristensen
Advokat
E-mail mk@otello.dk