Kom godt fra start med dit kinesiske varemærke

af Mia Storm, Advokat (L)

At opnå en varemærkeregistrering i Kina kan være en kringlet proces, så omtanke og forberedelse er i høj grad nøgleordene, hvis du vil have succes med din ansøgning. Særligt på grund af risikoen for afvisning på grund af eksisterende varemærker.

Udfordringen

Hvis du i Danmark sender en varemærkeansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen, afviser myndighederne ikke automatisk ansøgningen, fordi der findes lignende varemærker i forvejen. Et eksisterende varemærke er en relativ registreringshindring, og det er op til indehaveren at gøre indsigelse mod din registrering.

I Kina er det imidlertid anderledes. Her afvises din ansøgning automatisk af myndighederne, hvis der findes lignende varemærker, og en eksisterende varemærkeregistrering er således en absolut registreringshindring. Det spiller altså ingen rolle, om den varemærkeret, du angiveligt krænker, ville have gjort indsigelse, hvis de selv skulle have taget affære. Ansøgningen bliver afvist.

Selvom der ikke findes officielle tal, regner man med, at 70-80 % af alle varemærkeansøgninger i Kina afvises på grund af eksisterende varemærker, og eftersom Kina er dét land i verden med allerflest varemærkeransøgninger (over 8 millioner om året!), vil mængden af afvisninger kun være stigende.

Mulighederne ved afvisning

Modtager du en afvisning af dit kinesiske varemærke, har du mulighed for at indlevere en besvarelse til myndighederne, og på den måde holde ansøgningen i live, og samtidig indlevere en udslettelsesbegæring mod det eksisterende varemærke, der blokerer for din registrering. En udslettelsesbegæring kan bl.a. begrundes i, at det blokerende varemærke ikke opfylder brugspligten.

Før i tiden var det muligt at bede myndighederne om at sætte behandlingen af ansøgningen i bero, indtil der forelå en afgørelse i udslettelsessagen, og man – som oftest – havde fået det eksisterende varemærke udslettet. På grund af en praksisændring er det i dag ikke længere muligt at sætte sin ansøgning i bero, hvilket betyder, at ansøgningsprocessen fortsætter sideløbende med udslettelsessagen mod det eksisterende varemærke. Man kan altså ikke trække håndbremsen på ansøgningen og vente på en afgørelse i udslettelsessagen.

Fordi sagsbehandlingstiden for udslettelsessager er markant længere end sagsbehandlingstiden for en ansøgning, vil det i praksis ikke være muligt at få en afgørelse i udslettelsessagen, før ansøgningen er færdigbehandlet. Får du en afvisning, kan du således godt indlevere en besvarelse og en udslettelsesbegæring samtidig, men når myndighederne behandler besvarelsen, er det eksisterende varemærke endnu ikke udslettet, hvilket betyder at myndigheden når frem til samme resultat som første gang de behandlede ansøgningen; afvisning.

Som følge af den ændrede praksis, er det derfor blevet nødvendigt at tænke i alternativer, når der skal søges om varemærkeregistrering i Kina. Heldigvis er der stadig forskellige muligheder, du kan gøre brug af:

1. Forundersøgelse

Det umiddelbart bedste middel i kampen mod afvisninger, er at lave en forundersøgelse af varemærket. Det vil sige, at vi screener den kinesiske varemærkedatabase for lignende varemærker. Finder vi eksisterende varemærker, der sandsynligvis kommer til at blokere for din ansøgning, kan vi indlevere en udslettelsesbegæring mod dem inden vi indleverer din ansøgning.

Modtager du herefter en afvisning af din ansøgning, vil myndighederne være markant mere åbne for at sætte sagen i bero, indtil der foreligger en afgørelse i udslettelsessagen, fordi udslettelsesbegæringen er indleveret før ansøgningen.

2. Besvarelse af afvisning og indlevering af udslettelsesbegæring

Selvom myndighederne har ændret praksis, er det i princippet stadig muligt at gå traditionelt til værks, dvs. at indlevere besvarelse af afvisningen samt en udslettelsesbegæring mod det blokerende varemærke og håbe på, at udslettelsesbegæringen behandles før besvarelsen. Denne løsning vil dog 99 % af gangene ikke kunne lade sig gøre, da besvarelsen som oftest behandles langt hurtigere end udslettelsesbegæringen.

3. Besvarelse af afvisning og anlæggelse af civilt søgsmål

I stedet for at indsende en udslettelsesbegæring, er det også muligt at anlægge et civilt søgsmål mod indehaveren af den blokerende ansøgning. Du skal dog holde dig for øje, at en sådan løsning vil være meget dyr og sjældent kan svare sig.

4. Indlevering af ny ansøgning

Har du ikke fået foretaget en forundersøgelse, og er din ansøgning blevet afvist, er et sidste alternativ ikke at reagere på afvisningen, men lade ansøgningen dø, indlevere en udslettelsesbegæring mod det blokerende varemærke, og derefter indlevere en ny ansøgning. Får du herefter en afvisning af den nye ansøgning, vil du kunne bede myndighederne sætte ansøgningen i bero, indtil der foreligger en afgørelse i udslettelsessagen – altså samme situation som mulighed nr. 1 ovenfor (bare senere i processen).

Selvom det er et hyppigt brugt alternativ, er det langt fra optimalt, fordi den prioritetsdato, du opnåede med din første ansøgning, ikke kan videreføres til den nye ansøgning, og dermed vil du ende med en prioritetsdato, der ligger lang tid efter den første. I perioden mellem den første prioritetsdato og den nye prioritetsdato, kan der være kommet et væld af nye ansøgninger, som du i så fald vil være nødt til at forholde dig til.

Vores anbefaling

Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt, og vores klare anbefaling er at følge mulighed nr. 1 som skitseret ovenfor, altså en indledende forundersøgelse og eventuel udslettelsesbegæring, før du indleverer din ansøgning. Selvom udgifterne forbundet med selve ansøgningsprocessen derved bliver en smule højere, kan du forhåbentlig undgå at skulle bruge penge på at indlevere udslettelsesbegæringer senere i forløbet, og – vigtigst af alt – kan du bevare din prioritetsdato frem for at skulle opgive din ansøgning og starte forfra.

Vi har stor erfaring med håndtering af kinesiske ansøgninger, og vi har en række dygtige forbindelsesadvokater i Kina, som kan levere forundersøgelser hurtigt, og som har indgående kendskab til den kinesiske varemærkepraksis. Vi er derfor godt klædt på til at hjælpe dig – både hvis du har planer om at kaste dig ud i det kinesiske marked, og hvis du allerede er godt i gang.

Kontakt os på tlf. 70 22 88 68 eller mail@otello.dk.