Skal dit registrerede EU-varemærke ændres?

Varemærker registreres i klasser, og et varemærke giver kun eneret til at bruge mærket i de klasser, som registreringen omfatter. Varer og tjenesteydelser inddeles efter Nice-klassificeringen, som består af 45 klasser, og hver klasse har en overordnet beskrivelse af klassens varer eller tjenesteydelser – kaldet klassehovedet.

Varemærkemyndigheden i EU (OHIM) har tidligere haft den praksis, at et varemærke, som var registeret for et klassehoved, omfattede alle de varer/ydelser, som var indeholdt i klassen – og ikke kun det konkrete klassehoved. Havde man således beskyttet sit varemærke i klasse 12 for "befordringsmidler” omfattede dette også bildæk, selvom det ikke fremgik direkte af ordlyden af klassehovedet ”befordringsmidler”.

I 2012 blev denne praksis imidlertid ændret, idet det i en dom om varemærket IP TRANSLATOR blev fastslået, at et varemærke, som alene er klassificeret ud fra klassehovedet i en vareklasse, kun nyder beskyttelse ud fra en bogstavelig fortolkning af klassehovedet. Det er således ikke muligt at opnå anden beskyttelse end den specifikt nævnte, og klassificeringen kan eksempelvis ikke fortolkes som også at omfatte andre varer i den pågældende klasse. Hvis kun klassehovedet er nævnt, uden nogen nærmere specificering, opnås kun en beskyttelse af klassehovedet. I eksemplet med befordringsmidler i klasse 12, vil det således ikke være muligt at opnå beskyttelse for bildæk.

Siden dommens afsigelse er alle varemærker blevet fortolket i overensstemmelse med dommens resultat, og der har således været en fast praksis for, hvorledes klassificeringen af varemærker skal foretages.

Problemet er imidlertid, at der findes en lang række varemærker, som er registeret før afsigelsen af dommen, og hvis klassificering således ikke har taget højde for, om der kunne ydes tilstrækkelig beskyttelse ud fra klassehovedet alene. Dette har ført til en del usikkerhed omkring fortolkningen af disse varemærker.

I et forsøg på at komme usikkerheden til livs, har OHIM nu vedtaget, at det frem til september 2016 bliver muligt at indlevere en anmodning om tilretning af klassificeringen for varemærker, der blev registreret før IP TRANSLATOR-dommen i 2012.

For varemærker indleveret før 22. juni 2012, som er klassificeret ud fra klassehovedet, bliver det fra marts 2016 således muligt at indlevere en anmodning til OHIM, hvori klassificeringen tilrettes. Klassificeringen kan ændres, således at ethvert begreb på den alfabetiske liste for den pågældende klasse, som ikke allerede er omfattet af den bogstavelige fortolkning af klassehovedet, tilføjes. Indleveres der ikke nogen anmodning inden fristens udløb, vil beskyttelsen være begrænset til den specifikke klassificering i klassehovedet og ikke kunne udvides til lignende varer inden for samme klasse.

For varemærker indleveret efter 22. juni 2012, vil det ikke være muligt at tilrette klassificeringen, og varemærkets beskyttelsesomfang vil således – i overensstemmelse IP TRANSLATOR-dommen – kun omfatte den bogstavelige mening af klassehovedet.

Har du et varemærke fra før IP TRANSLATOR-dommen, som er klassificeret ud fra klassehovedet, er det således vigtigt, at du får udarbejdet og indleveret en erklæring til OHIM, så du kan sikre din beskyttelse bedst muligt.

Det bliver muligt at indlevere erklæringen fra 23. marts 2016, og fristen for indlevering udløber 23. september 2016.

Vil du have foretaget en ændring af klassificeringen af dit EU-varemærke, eller er du usikker på, om den nye praksis kommer til at påvirke dit varemærke, er du velkommen til at kontakte Martin Hoffgaard Rasmussen (mhr@otello.dk) for yderligere information.

Af Mia Storm
Advokatfuldmægtig
Email ms@otello.dk