Kan det betale sig at indlevere en udslettelsesbegæring ved EUIPO?

Af Mia Storm, Advokat (L)

At føre retssager om krænkelse af varemærkerettigheder kan ofte være en bekostelig og langtrukken affære. Det kan derfor være hensigtsmæssigt først at søge tvisten løst administrativt, f.eks. ved EU's Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO).

I december 2021 tog Højesteret stilling til, hvordan domstolene skal forholde sig i krænkelsessager vedrørende registrerede EU-varemærker, når der forinden - eller i forbindelse med - selve retssagen, er indleveret en begæring om fortabelse eller ugyldighed af varemærket ved EUIPO.

SAGENS BAGGRUND

Sagen for de danske domstole drejede sig om, hvorvidt SPORT24 A/S havde krænket en række "SANTA CRUZ"-varemærker, som var registreret af det amerikanske selskab, NHS Inc., i EU.

NHS Inc stævnede SPORT24 A/S den 14. maj 2018 og igen den 15. marts 2019. Den 9. april 2019 indgav SPORT24 A/S svarskrift med påstand om frifindelse samt selvstændig påstand om, at NHS Inc. skulle anerkende, at deres EU-varemærkeregistreringer var ugyldige.

Forud for SPORT 24 A/S' indlevering af svarskrift, havde de imidlertid indleveret begæring om fortabelse eller ugyldighed af NHS Inc's varemærker ved EUIPO. Spørgsmålet var herefter, om krænkelsessagerne ved Sø- og Handelsretten skulle fortsætte, mens der verserede en række sideløbende udslettelsessager ved EUIPO, eller om sagerne skulle sættes midlertidigt i bero?

HØJESTERETS AFGØRELSE

Højesteret fremhævede i sagen, at varemærkeforordningen skal forstås således, at en domstol, der behandler en sag om krænkelse af et EU-varemærke, hvor der er fremsat påstand om fortabelse eller ugyldighed, skal udsætte sin behandling af sagen, såfremt der forinden fremsættelsen af påstanden ved domstolene er indgivet en begæring om fortabelse eller ugyldighed ved EUIPO.

På denne baggrund kom Højesteret frem til, at begge sager ved Sø- og Handelsretten med rette skulle udsættes, indtil der forelå endelig afgørelse om fortabelse eller ugyldighed ved EUIPO - eller alternativt indtil at udslettelsesbegæringerne ved EUIPO var trukket tilbage. Højesteret bemærkede i den forbindelse, at selvom at udslettelsesbegæringerne ved EUIPO var indleveret efter sagernes anlæg ved Sø- og Handelsretten, var betingelserne for at udsætte domstolenes behandling opfyldt, idet udslettelsesbegæringerne ved EUIPO var indleveret forud for SPORT 24 A/S' selvstændige påstand om ugyldighed.

Højesteret udtalte dog, at ovenstående udgangspunkt kan fraviges, såfremt "der er særlige årsager til at fortsætte sagens behandling" ved domstolene. Dette fandt Højesteret imidlertid ikke at være tilfældet i den konkrete sag.

Krænkelsessagerne ved Sø- og Handelsretten blev derfor udsat, indtil EUIPO havde taget endelig stilling til de sideløbende udslettelsessager.

VORES KOMMENTAR

Ovenstående sag viser, at man - ved at indlevere udslettelsesbegæring ved EUIPO forud for selvstændig påstand om ugyldighed ved domstolene - kan udsætte sagens behandling ved domstolene, indtil der foreligger endelig afgørelse om fortabelse eller ugyldighed ved EUIPO. Dette kan være strategisk smart, idet man som indstævnte opnår mulighed for at udsætte en krænkelsessag og afskære modparten fra, at fremme sagen ved domstolene. Dette kan både købe én tid og - såfremt man får medhold ved EUIPO - give et stærkt kort på hånden i en eventuel forligsforhandling eller senere i forbindelse med retssagen.

Udover at købe én tid, kan der også være en del sagsomkostninger at spare ved - i hvert fald i første omgang - at søge tvisten løst administrativt fremfor gennem domstolene.

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du at vide mere om varemærker generelt, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 70 22 88 68 eller mail@otello.dk.