Murerske med rødt håndtag nyder ikke markedsføringsretlig beskyttelse mod efterligning

Af Anders Skov, Advokat (L)

Den 17. juni 2022 afsagde Sø- og Handelsretten kendelse i en sag om en murerske med rødt håndtag.

Baggrunden for sagen var, at Maskinfabrikken Eskimo ApS, som siden 1935 har produceret murerskeer med røde håndtag, mente, at Construx Danmark ApS, som sælger flise- og murerværktøj, havde kopieret disse ved at sælge murerskeer med lignende røde håndtag.

Murerskeen med det karakteristiske røde håndtag er udviklet og designet af Maskinfabrikken Eskimo ApS, som siden 1926 har produceret værktøj til professionelle håndværkere. I december 2021 ansøgte Eskimo om varemærkeretlig beskyttelse af murerskeens røde håndtag, men Patent- og Varemærkestyrelsen vurderede, at det røde håndtag ikke havde fornødent særpræg til at blive registreret som et såkaldt positionsmærke. Patent- og Varemærkestyrelsen mente heller ikke, at det røde håndtag havde opnået særpræg igennem indarbejdelse, da omsætningskredsen ikke ville opfatte det røde håndtag som et særligt kendetegn for Eskimo.

I 2021 begyndte den danske virksomhed Construx Danmark ApS, som sælger flise- og murerværktøj via en dansk hjemmeside, at sælge en række murerskeer med røde håndtag. Eskimo mente, at Construx’ murerskeer var en nærgående efterligning af Eskimos produkter, og de anmodede derfor retten om at nedlægge forbud mod Construx’ salg og markedsføring af murerskeerne.

Under sagen gjorde Eskimo overordnet gældende, at Eskimos murerskeer er beskyttede mod produktefterligninger efter markedsføringslovens § 3, og at det røde håndtag er et særligt forretningskendetegn for Eskimo i henhold til markedsføringslovens § 22.

DE RETLIGE OMSTÆNDIGHEDER

For at et produkt er beskyttet mod produktefterligninger efter markedsføringslovens § 3, er det en betingelse, at det pågældende produkt har kommercielt særpræg og markedsmæssig identitet. Med det menes, at der skal foreligge en vis selvstændig indsats bag produktet og at produktet skal kunne skille sig ud fra andre lignende produkter på markedet. Det indebærer også, at udseendet på produktet ikke udelukkende må være funktionsbestemt, idet man i så fald ikke kan tale om kommercielt særpræg.

Beskyttelsen af forretningskendetegn efter markedsføringslovens § 22 må ses i sammenhæng med de kriterier, der gælder i henhold til varemærkeloven. Beskyttelsen er en form for generalklausul eller opsamlingsbestemmelse, der bl.a. giver beskyttelse til de forretningskendetegn, som ikke nødvendigvis opfylder kriterierne i varemærkeloven. Fordi bestemmelsen henhører under markedsføringslovens regler, er det imidlertid en betingelse, at forretningskendetegnet har opnået særpræg på markedet, for eksempel ved at forretningskendetegnet er blevet anvendt over en lang periode og i et større geografisk område.

SØ- OG HANDELSRETTENS AFGØRELSE

I sagen om murerskeen med det røde håndtag udtalte Sø- og Handelsretten indledningsvist, at murerskeer i udgangspunktet er et funktionsbestemte produkt, hvorfor alle murerskeer naturligt vil komme til at ligne hinanden.

For så vidt angik træhåndtaget med den røde farve, bemærkede retten, at farven i sig selv ikke er særpræget, hvorfor Eskimo måtte dokumentere en særlig kommerciel adskillelsesevne via indarbejdelse. I den forbindelse bemærkede retten, at det kræver ”omfattende indarbejdelse at opnå kendetegnsret til en farve såvel i tidsmæssig henseende som i geografisk markedsdækning, ligesom brugen af farven må være entydig for, at kundekredsen forbinder farven med en enkelt handlende.”

Retten lagde herefter bl.a. vægt på, at Eskimo ikke havde fremlagt en markedsundersøgelse for kendskabsgraden til murerskeen, at det ikke var dokumenteret, at Eskimo havde en stor andel af det danske marked, og at Eskimo også sælger murerskeer med blå og træfarvet håndtag. Derfor fandt retten at de røde håndtag ikke var blevet indarbejdet som et særligt forretningskendetegn for Eskimo.

Eskimo fik derfor ikke medhold og kunne ikke forbyde Construx - eller andre - at sælge og markedsføre murerskeer med røde håndtag.

VORES KOMMENTAR

Det lykkedes ikke Eskimo at dokumentere sine påstande på trods af, at de havde solgt murerskeer med røde håndtag siden 1935.

Afgørelsen understreger det allerede kendte princip om markedsføringslovens snævre beskyttelse. Det kræver således en omfattende indarbejdelse, såvel i tidsmæssig henseende som i geografisk markedsføring, at opnå kendetegnsret til en farve. Lige så vigtigt kræves det, at disse forhold kan dokumenteres i overbevisende grad, så der ikke er tvivl om, at kundekredsen forbinder farven med en bestemt handlende. Det lykkedes ikke Eskimo, og af ud fra rettens bemærkninger fremgår det tydeligt, at enhver sagsøgende bør fremlægge en markedsundersøgelse i den slags sager, hvis man ønsker at have en chance for at vinde sagen.

Har du spørgsmål til afgørelsen eller oplever du, at dit produkt eller forretningskendetegn bliver kopieret, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister på tlf. 70 22 88 68 eller mail@otello.dk.